К вопросу тождественности товарных знаков

«Regforum», июль 2021

Занимаясь регистрацией Товарных знаков очень часто приходится сталкиваться с вопросом от потенциальных заказчиков: «А зачем нужен предварительный поиск заявляемого обозначения?» Самые распространённые аргументы для обоснования отказа от поиска с их стороны, обычно, звучат следующим образом:

• Нам его рисовал известный дизайнер/художник;
• Это точно уникальный логотип, потому что мы его разрабатывали сами;
• Даже если похожие Товарные знаки уже зарегистрированы, у нас не будет полного совпадения, потому что точно будет отличаться цвет и шрифт, наклон букв,  расположение и пр.

Как итог, на этапе проведения экспертизы по существу заказчик получает отказ в регистрации заявленного обозначения.

При получении отказа, главный довод от заказчика заключается в том, что изображение или надписи не идентичны. Заявитель полагает, что разный цвет изображения, разный шрифт и расположение являются доказательствами того, что Логотипы не похожи. К сожалению, с точки зрения Федерального Института Промышленной собственности (далее - ФИПС, Роспатент), такие логотипы схожи, причем до степени смешения. Этой же точки зрения придерживается и Верховный суд РФ (далее – ВС РФ). Так, в декабре 2020 года Верховный суд рассмотрел дело об отказе в регистрации заявленного обозначения. Но обо всем по порядку.

Индивидуальный предприниматель в сентябре 2015 года обратился в Роспатент с целью регистрации Логотипа в качестве Товарного знака (далее – ТЗ).  Логотип был представлен только в буквенном выражении

В октябре 2016 года Роспатент направил в адрес ИП уведомление о том, что Товарный знак схож с рядом ранее зарегистрированных и пересекается по нескольким классам МКТУ. В частности, заявленное обозначение было схоже  с ТЗ:

Не согласившись с указанным решением Роспатента предприниматель направил возражения. В нем он указал, что один из уже зарегистрированных Товарных знаков за государственным номером 311066 был приобретен им в период проведения ФИПС экспертизы по существу. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, которые не могли быть учтены ранее, Роспатент произвел дополнительную проверку.  Как итог, в июне 2018 года Роспатент вынес отказ в регистрации Товарного знака полностью по следующим классам:

• 5 «Лекарственные средства для человека»
• 42 «Компьютерное и программное обеспечение»

И частично по классам:

• 8 «Вилки столовые, ложки, ножевые изделия»
• 14 «Металлы благородные и их сплавы»
• 35 «Реклама»
• 36 «Финансовая деятельность и страхование»
• 41 «Воспитание и образование»

Частичное пересечение по классам актуально, когда уже зарегистрированные ТЗ не содержат полный перечень всех товаров и услуг, включенный в класс МКТУ. Например, в ТЗ № 277926 в рамках 35 класса перечислена только реклама. В то время как класс содержит и другие виды услуг: страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью и пр. Применительно к заявке на регистрацию ТЗ от имени ИП была включена как реклама, так и иные виды услуг. В следствие чего, Роспатент рекомендовал исключить рекламу из 35 класса и продолжить осуществлять регистрационные действия.

ИП, посчитав отказ необоснованным, решил обратиться в суд. В своем заявлении он указал, что не все заявленные обозначения схожи до степени смешения. В частности, в момент проведения Роспатентом экспертизы по существу, ИП уже приобрел по договору отчуждения схожий товарный знак № 311066. От нескольких правообладателей ИП получил письменное согласие на использование и регистрацию ТЗ.

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел уже зарегистрированный ТЗ, правообладателем которого стал ИП и заявку, по которой получил отказ.

По мнению суда, заявленное обозначение схоже с обозначением

но не до степени смешения. В частности, оба логотипа совпадают не во всех элементах, имеют графические отличия (шрифт, наклон надписи). Это свидетельствует о различном зрительном впечатлении, которое производят данные обозначения. По мнению суда, наличие у ИП схожего зарегистрированного ТЗ не может лишить его возможности зарегистрировать другой. В данном случае речь будет идти о серии Товарных знаков, которые принадлежат одному правообладателю. При этом суд первой инстанции все же согласился, что заявленное обозначение схоже с товарным знаком № 277926 в части классов МКТУ 35 и 42.

Вывод нижестоящего суда разделил Президиум Суда по интеллектуальным правам. Роспатент и ООО «Формула-ФР», являющееся правообладателем ТЗ № 500936

не согласились с такими выводами суда и обратились с заявлением в Верховный Суд РФ (далее- ВС РФ).  В частности, ООО «Формула-ФР» возражало против регистрации заявленного обозначения по 5 классу МКТУ. Общество считает, что их ТЗ и заявленное обозначение ИП может ввести потребителя в заблуждение. Согласия на использование и регистрацию схожего Товарного знака  от Общества получено не было. Вследствие чего, ООО «Формула-ФР» просит отменить Решение нижестоящих судов и отказать в регистрации ТЗ.

ВС РФ при рассмотрении заявления опирался на следующее. Несколько Товарных знаков, зарегистрированных в одно или разное время у одного правообладателя действительно могут признаваться серией ТЗ. Для серии товарных знаков характерен один общий узнаваемый элемент и наличие дополнительных элементов, имеющих отличительную способность. Но в представленных ТЗ отсутствуют существенные различия. На каждом изображен только доминирующий словесный элемент. При этом нет никаких иных словосочетаний, изображений, формантов.  Поэтому, зарегистрированный на ИП ТЗ и заявленное обозначение не могут быть признаны серией ТЗ.

Сходство словесных обозначений определяется согласно п. 42 Правил № 482. Так, графическое сходство определяется на основании нескольких признаков: общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание букв, алфавит, расположение букв по отношению друг к другу. Незначительными отличиями при этом признаются отличия обозначения шрифта, а именно, размер, место размещения. Суды нижестоящих инстанций не учли, что расположение ТЗ в две строки не имеет правового значения при установлении тождественности, если влияние таких графических элементов на восприятие потребителя крайне мало.

Кроме того, важно учитывать то, что заявленное обозначение схоже с другими ранее зарегистрированными ТЗ. В частности, таковым является ТЗ № 500936 и № 277926. Данный момент не был должным образом оценен нижестоящими судами.

Кроме того, ВС РФ заметил прочие нарушения. В частности, при разрешении спора суд первой инстанции не дал оценки доводам Роспатента, нарушив принцип состязательности и равноправия сторон.

Как итог, ВС РФ отменил Решения судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По состоянию на 25.03.2021 заявка на регистрацию ТЗ была удовлетворена. Товарному знаку присвоен № 752587. Были полностью исключены 5 и 42 классы МКТУ. Оставшиеся классы были зарегистрированы в той части, в которой они не противоречат ранее зарегистрированным ТЗ.

Таким образом хотелось бы подчеркнуть следующее: разный шрифт, наклон букв, расположение, цвет логотипа и пр. – не являются факторами, различающими один товарный знак от другого.  Если в Государственном реестре Роспатента уже есть зарегистрированный товарный знак схожий с заявленным обозначением, то регистрация возможна только двумя способами:

• с помощью исключения из класса/классов полностью или частично, по которым обозначения пересекаются;
• получением письменного согласия от правообладателя ТЗ на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве ТЗ.