«Regforum», март 2021
Для использования Товарного знака, полезной модели или изобретения недостаточно просто создать их дизайн, макет или образец. Нужно понять насколько заявленный объект является уникальным с точки зрения уже зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. Поэтому, во избежание получения отказа от Роспатента, лучше всего заявленный объект заранее проверить на схожесть до степени смешения и уникальность. Такая процедура называется предварительной проверкой. Предварительная проверка на возможность регистрации указанного объекта — один из самых важных шагов при подготовке заявки в Роспатент. В ходе данной процедуры осуществляется предварительная оценка патентоспособности заявленного объекта.
На сегодняшний день, провести проверку будущего товарного знака можно без особых затруднений. Сам Товарный знак можно идентифицировать внешне с уже зарегистрированными, а также с поданными заявками. Хотя до сих пор остается весьма затруднительным проведение предварительной проверки, например, обонятельного товарного знака, представленного каким-либо ароматом. Все же сложнее всего провести проверку при регистрации полезной модели или какого-либо изобретения.
Затруднения возникают в связи с самим определением этих объектов. Так, изобретением называют решение в любой области, относящееся к продукту в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). При этом изобретение обязательно должно:
- быть новым (ранее не известным)
- иметь изобретательский уровень (патентная охрана не должна обеспечиваться в отношении какого-либо объекта, который человек, обладающий обычными способностями, в состоянии создать как очевидное следствие того, что уже известно общественности)
- иметь возможность быть промышленно применимым (т.е предлагаемое решение может быть реализовано на практике и пригодно по заявленному назначению).
Полезной моделью считается нематериальный объект интеллектуальных прав (техническое решение), относящийся к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).
Полезная модель должна соответствовать 2 признакам:
- быть новой
- иметь возможность быть промышленно применимой.
Вот здесь и возникают проблемы. Заранее проверить возможность объекта быть промышленно применимым и при этом уникальным весьма затруднительно. В результате, после проведения проверки можно получить отказ от Роспатента, при этом потеряв время и не имея возможности вернуть регистрационные пошлины.
Саму проверку полезной модели или изобретения можно провести в частных организациях и сегодня. Но никто не гарантирует заявителю качество проведённой проверки. Оценка изобретательского уровня и возможности быть промышленно применимым — весьма субъективные понятия. Проведение проверки без специальных знаний и навыков у специалиста может оказаться напрасной тратой денег. При этом проверить уровень специалиста и организации не представляется возможным, поскольку такой этап как предварительная проверка патентоспособности ничем не регламентирован. Кроме того, при передаче изобретения и полезной модели для осуществления проверки в сторонние организации можно попросту утратить свои права на изобретение или на полезную модель. Дело в том, что сторонняя организация может провести проверку, а в качестве результата рекомендовать не регистрировать заявленный объект. При этом зарегистрировать его самостоятельно и получить на него патент. Конечно, можно пытаться доказать свои права на указанный объект через суд, но это будет затяжное разбирательство. И доказать факт его изобретения и хищения будет весьма непросто. Необходимо доказать сам факт передачи, т.е. предоставить договор и акт, заключенные между сторонами с подробным описанием передаваемого объекта, причем с таким, чтобы его можно было идентифицировать. Здесь и возникает проблема: договор между сторонами не всегда заключается. Таким образом, доказать факт передачи становится весьма затруднительно. Кроме того, не стоит забывать, что судебные тяжбы могут длиться годами. Именно поэтому, необходимость каким-либо образом организовать процедуру проверки заявленных объектов с разрешения Роспатента назревала давно.
Обеспечьте безопасность вашего бизнеса:
Заинтересованы в предварительной проверке контрагентов? Воспользуйтесь нашим юридическим сопровождением. Для анализа договоров обратитесь за экспертизой и проверкой договора. Если нужна постоянная юридическая поддержка, рассмотрите абонентское юридическое обслуживание.
Более того, иногда такая проверка нужна во избежание «патентного шантажа». Так, в Роспатенте было зарегистрировано изобретение «Амортизатор транспортного средства». Изобретателем числился Олег Олегович Тихоненко. Пройдя процедуру регистрации и получив патент на «свое изобретение», Тихоненко обратился в ряд крупных компаний-производителей автомобильных запчастей с целью получения денежных отчислений за право использовать амортизаторы. Поскольку ни одна из компаний не согласилась выплачивать компенсации, Тихоненко обратился в полицию и в суд по интеллектуальной собственности. Чем создал проблемы для производителей автомобильных запчастей, вплоть до ареста складов с готовой продукцией. В итоге, пострадавшим пришлось обращаться к российским специалистам и в Генеральную прокуратуру с целью аннулирования выданного патента, поскольку устройство амортизатора было ранее описано в патенте американского ученого, а математическая формула, с помощью которой описывается действие амортизатора было описано еще в советском справочнике, т.е. не обладает новизной. Проведение предварительной проверки специально обученными сотрудниками научных организаций и более детальное изучение заявки на такое изобретение могли бы помочь избежать негативных последствий для добросовестных производителей.
В связи с этим, в июле 2020 года были приняты поправки в ГК РФ, которые предусмотрели введение новой процедуры — проведение предварительного поиска в отношении заявленного изобретения и полезной модели. Все изменения начнут действовать с 1 августа 2021 года.
Предварительный поиск будет осуществляться научными и образовательными организациями, которые выявят желание сотрудничать с Роспатентом. Такие организации должны будут пройти соответствующее обучение сотрудников и получить подтверждение (аккредитацию) от Роспатента. Именно аккредитованные организации смогут провести полную и всестороннюю проверку заявленного объекта. Так, провести предварительную проверку заявитель имеет право:
- по заявке на изобретение — до начала проведения экспертизы заявки по существу;
- по заявке на полезную модель — до завершения формальной экспертизы заявки.
При этом Роспатент сразу обозначил, что процедура поиска будет не обязательной. Такая проверка станет полностью добровольной. Главная ее цель — предоставить возможность заявителям проверить патентоспособность своего изобретения или полезной модели, чтобы оценить перспективы регистрации указанного объекта. Полный перечень таких организаций будет размещаться на сайте Роспатента.
Фиксированной стоимости оказания услуг по поиску законом не предусмотрено. Стоимость будет рассчитываться в каждом конкретном случае, исходя из сложности, объема и прочих факторов.
Заявитель может уведомить Роспатент о проведенной проверке или о направлении запроса для проведения проверки. Сделать это можно будет в произвольной письменной форме. Более того, планируется, что проведение предварительной проверки заявленного объекта в аккредитованном учреждении существенно сократит сроки проверки по существу в Роспатенте.
Предполагается, что размер пошлины за принятие решения по результатам экспертизы по существу будет снижен на 30% в случае, если заявитель проинформирует Роспатент об обращении в аккредитованную организацию и представит результат предварительной оценки. Если заявитель проведет проверку в аккредитованной организации, но не сообщит об этом в Роспатент, скидку по уплате патентной пошлины получить будет невозможно.
Урегулирование процедуры проведения предварительной проверки предоставит новые возможности для заявителей. С одной стороны, позволит обезопасить от возможного хищения прав на полезную модель или изобретение. С другой стороны, снизит размер патентных пошлин за регистрацию в Роспатенте. Кроме того, снижается срок проведения экспертизы по существу, проводимый специалистом. Самое важное — пройдя процедуру предварительной проверки заявитель существо снижает риск отказа в регистрации своего изобретения или полезной модели.
